Rejestracja znaku towarowego i ochrona IP przy zakładaniu czeskiej spółki s.r.o.
Rejestracja czeskiej spółki s.r.o. nie chroni Państwa marki: rejestr handlowy chroni wyłącznie nazwę spółki, natomiast prawo do znaku towarowego powstaje dopiero z chwilą rejestracji w czeskim Urzędzie Własności Przemysłowej (ÚPV) lub w EUIPO. Zgłoszenie znaku towarowego oraz przeniesienie praw własności intelektualnej warto prowadzić równolegle z zakładaniem spółki, aby od samego początku to spółka, a nie pojedynczy wspólnik, była właścicielem znaków oraz leżącej u ich podstaw własności intelektualnej.
Dlaczego rejestracja s.r.o. nie chroni Państwa marki
Nazwa spółki (obchodní firma) wpisana do rejestru handlowego identyfikuje podmiot prawny. Daje Państwu prawo do posługiwania się tą nazwą jako tożsamością handlową, ale nie przyznaje wyłącznych praw do niej jako do marki towarów lub usług.
Rejestr sprawdza jedynie, czy nazwa nie jest identyczna z nazwą innej spółki ani nie jest do niej myląco podobna. Nie weryfikuje baz znaków towarowych. Nazwa zaakceptowana przez rejestr może więc nadal naruszać wcześniejszy znak towarowy, a zarejestrowany znak towarowy może zostać wykorzystany przeciwko spółce, której nazwa została zarejestrowana prawidłowo. Oba systemy należy traktować jako odrębne i sprawdzać w obu.
Sprawdzenie dostępności nazwy i marki przed rejestracją spółki
Wyszukiwanie należy przeprowadzić przed zleceniem czynności notariuszowi i przed złożeniem jakichkolwiek dokumentów. Co najmniej trzeba sprawdzić następujące źródła:
- Czeski rejestr handlowy, pod kątem identycznych lub podobnych nazw spółek.
- Bazy ÚPV oraz EUIPO eSearch plus, pod kątem wcześniejszych czeskich i unijnych znaków towarowych.
- Bazę WIPO Global Brand Database, pod kątem rejestracji międzynarodowych wskazujących Czechy lub UE.
- Nazwy domen i nazwy w mediach społecznościowych, które nie są prawami do znaku towarowego, ale wpływają na praktyczną użyteczność marki.
Czysty wynik w rejestrze nie oznacza, że nazwa jest dopuszczona do używania. Zmiana marki po rejestracji spółki wymaga zmiany umowy spółki oraz aktualizacji umów, faktur, danych bankowych i materiałów marketingowych, dlatego kilka godzin poświęconych na początku na wyszukiwanie to koszt niewielki w porównaniu z konsekwencjami.
Wybór właściwej ścieżki zgłoszenia: czeska, unijna lub międzynarodowa
Ścieżka powinna wynikać z Państwa rynków docelowych, a nie z chęci wyboru najtańszej opcji.
- Czeski znak krajowy (ÚPV): obejmuje wyłącznie Czechy. Odpowiada firmom działającym głównie na rynku krajowym.
- Znak towarowy UE (EUIPO): jedna rejestracja obejmująca wszystkie państwa członkowskie UE. Jest droższa, a wcześniejsze kolidujące prawo w którymkolwiek państwie członkowskim może ją zablokować.
- Rozszerzenie międzynarodowe (system madrycki): prowadzone przez WIPO, rozszerza czeski lub unijny znak podstawowy na inne kraje w ramach jednego zgłoszenia, ale przez pierwsze pięć lat jest uzależnione od tego znaku podstawowego.
Konieczny będzie także wybór klas towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej. Należy zachować precyzję: zbyt wąskie klasy pozostawiają luki, natomiast zgłaszanie towarów, których nigdy nie będą Państwo oferować, stwarza w przyszłości ryzyko unieważnienia prawa do znaku. Firma sprzedająca wyłącznie w Czechach potrzebuje znaku krajowego, natomiast firma planująca sprzedaż w kilku państwach członkowskich powinna dokonać zgłoszenia na poziomie UE. Zgłoszenie obu form ma sens tylko wtedy, gdy potrzebują Państwo zabezpieczenia na wypadek sprzeciwu wobec zgłoszenia unijnego w jednym z krajów.
Kto powinien być właścicielem znaku towarowego: wspólnik czy spółka
Częstym błędem jest zgłaszanie znaku na dane osobowe wspólnika z tego powodu, że s.r.o. jeszcze nie istnieje. Znak znajduje się wówczas poza spółką, a każdy późniejszy inwestor, bank lub nabywca zapyta, dlaczego tak jest.
Jeżeli marka jest już ustalona, zgłoszenia można dokonać po rejestracji spółki, na jej nazwę, zazwyczaj w ciągu kilku dni od wpisu. Jeśli liczy się czas, wspólnik może dokonać zgłoszenia osobiście, a następnie przenieść zgłoszenie na s.r.o. po jej utworzeniu, pod warunkiem że przeniesienie zostanie odnotowane w odpowiednim rejestrze. Niejasny lub błędny zgłaszający może utrudnić dochodzenie praw i badanie due diligence, dlatego najbezpieczniej jest odroczyć zgłoszenie do momentu, w którym spółka może zostać wskazana jako zgłaszający, chyba że istnieje realne ryzyko, że ktoś inny zgłosi znak wcześniej.
Zabezpieczenie IP sprzed rejestracji spółki: cesje, licencje i prace wykonawców
Wszystko, co zostało stworzone lub nabyte przed rejestracją spółki, należy do osoby, która to stworzyła lub nabyła, dopóki nie zostanie formalnie przeniesione. Dotyczy to marek, oprogramowania, projektów, domen i know-how. Każdy taki element powinien zostać przeniesiony do spółki w drodze pisemnej cesji lub, jeśli wspólnik chce zachować własność, pisemnej licencji.
Szczególnej uwagi wymagają prace wykonawców zewnętrznych. Zgodnie z czeską ustawą o prawie autorskim (ustawa nr 121/2000 Dz.U.) autorem utworu jest osoba fizyczna, która go stworzyła, a freelancer lub agencja nie przekazuje praw tylko dlatego, że zapłacono fakturę. Logotypy, strony internetowe i oprogramowanie wymagają zatem wyraźnej licencji lub klauzuli o przeniesieniu praw. Natomiast utwory stworzone przez pracownika w ramach obowiązków służbowych są co do zasady wykonywane przez pracodawcę, choć umowy o pracę nadal powinny to jasno przewidywać.
Proces zgłoszenia, harmonogram i koszty w Czechach
Zgłoszenie krajowe przebiega według określonej sekwencji:
- Złożenie zgłoszenia do ÚPV wraz z wykazem towarów i usług.
- Badanie formalne, a następnie badanie merytoryczne pod kątem bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji.
- Publikacja, po której następuje okres na wniesienie sprzeciwu przez osoby trzecie.
- Rejestracja, ważna przez dziesięć lat i odnawialna na kolejne dziesięcioletnie okresy.
Opłaty urzędowe i czas rozpatrywania zgłoszeń ulegają zmianom, dlatego przed ustaleniem budżetu należy sprawdzić aktualny cennik na stronie ÚPV, a w przypadku znaków unijnych na stronie EUIPO. Ogólnie można oczekiwać, że rejestracja krajowa, wobec której nie wniesiono sprzeciwu, trwa kilka miesięcy, a ścieżka unijna zajmuje podobnie lub nieco dłużej. Zgłaszający mający siedzibę poza danym terytorium może potrzebować lokalnego pełnomocnika, zależnie od przepisów danego urzędu, dlatego warto to potwierdzić na samym początku.
Ochrona i egzekwowanie praw IP po rozpoczęciu działalności
Rejestracja jest początkiem ochrony, a nie jej końcem. Znak, który nie jest faktycznie używany dla zarejestrowanych towarów lub usług przez nieprzerwany okres pięciu lat, może stać się podatny na unieważnienie, dlatego należy gromadzić dowody używania.
Praktyczne kroki na pierwszy rok obejmują:
- Uruchomienie usługi monitorowania, która sygnalizuje nowo zgłaszane znaki podobne do Państwa znaku.
- Konsekwentne używanie znaku, w zarejestrowanej formie i dla zarejestrowanych towarów lub usług.
- Prowadzenie rejestru IP, w którym odnotowuje się, co spółka posiada, licencjonuje i przeniosła.
- Włączenie klauzul dotyczących własności IP i poufności do umów o pracę, umów z wykonawcami oraz umów wspólników.
Organy celne mogą również podejmować działania wobec towarów podrabianych, jeśli złożono wniosek o podjęcie działań, co warto rozważyć w przypadku sprzedaży produktów fizycznych.
Państwa kolejny krok
Zanim zlecą Państwo czynności notariuszowi, warto sporządzić listę wszystkich elementów marki, domen i prac wykonanych przez wykonawców zewnętrznych, na których opiera się Państwa działalność, oraz ustalić, kto jest obecnie ich właścicielem. Jeżeli właścicielem jest ktokolwiek inny niż przyszła spółka, cesje należy zaplanować równolegle z dokumentami rejestracyjnymi. Consult Invest wspiera zagranicznych założycieli w procesie zakładania spółek w Czechach i może skoordynować te działania z Państwa doradcą ds. IP, tak aby żaden z tych procesów nie opóźniał drugiego.
Źródła
Zdjęcie: Kindel Media / Pexels